最高院：判决专利复审委员会重作决定应考量的情形
详细介绍：
申请再审人曹忠泉与被申请人国家知识产权局专利复审委员会、一审第三人上海精凯服装机械有限公司实用新型专利权无效行政纠纷案［最高人民法院(2012)行提字第7号行政判决书］
一、技术领域是要求保护的发明、实用新型所属或者应用的具体技术领域,既不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。确定发明或者实用新型所属的技术领域,应当以权利要求所限定的内容为准，一般根据专利的主题名称，结合技术方案所实现的技术功能、用途加以确定。
二、人民法院在判决撤销或者部分撤销被诉具体行政行为时,可以判决被告重新作出具体行政行为，但是否判决被告重新作出具体行政行为要视案件的详细情况而定。
三、人民法院在审查专利复审委员会作出的无效宣告请求审查决定时,对于专利复审委员会认为专利权有效而人民法院认为专利权无效的情况，在判决撤销被诉决定的同时，应一并判决专利复审委员会重新作出决定;对于专利复审委员会认为专利权无效的情况，人民法院在判决撤销被诉决定时，是否一并判决专利复审委员会重新作出决定，要区分两种情况:专利复审委员会针对无效宣告请求人所提出的无效理由和证据全部作出评述而人民法院认为专利权有效的，不必再判决专利复审委员会重新作出决定;专利复审委员会未对无效宣告请求人所提出的无效理由和证据全部作出评述而依据部分理由及相应证据作岀的无效决定不能成立的，人民法院应一并判决专利复审委员会针对无效宣告请求人所提出的其他无效理由和证据重新作出决定。
创造性是发明创造的本质特性,是对发明创造相较于现存技术的创新高度要求。我国专利法对实用新型创造性的要求是同申请日以前已有的技术相比,具有实质性特点和进步。在评价发明创造是不是具备创造性时，不仅要考虑发明创造的技术方案本身，还应该要考虑发明创造所属的技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将其作为一个整体看待，即应从发明创造的技术原理、技术构思、技术效果等方面综合认定。
1.关于技术领域。曹忠泉主张本专利与附件5-1的国际分类号不同，二者既不是相同的技术领域，也不是相近或相关的技术领域，因此附件5-1不能作为评判本专利创造性的对比文件使用。本院认为，技术领域是要求保护的发明或者实用新型所属或者应用的具体技术领域，不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。确定发明或者实用新型所属的技术领域，应当以权利要求所限定的内容为准，一般根据专利的主题名称，结合技术方案所实现的技术功能、用途加以确定。附件5公开的技术内容涉及绕线机润滑系统的润滑问题,本专利的技术方案是要解决裁剪机斜齿轮组的保油润滑问题。虽然绕线机属于纺织机械,裁剪机属于服装机械，二者在应用环境上有区别，但本专利和对比文件的技术方案均涉及机械系统的润滑问题，属于相同的技术领域。因此，专利复审委员会将附件5-1作为判断本专利创造性的对比文件，并无不妥。
2.关于技术特征。本专利为一种裁剪机磨刀机构中斜齿轮组的保油装置,根据本专利权利要求书和说明书,为实现其发明目的，本专利在斜齿轮位置和中间齿轮位置的周围设置了档油围壁，将飞溅的润滑油保留在斜齿轮的周围;在围壁外的传动齿轮位置上设置了弧形盖板，防止围壁内的润滑油甩出。从附件5-1所公开的润滑系统的技术特征来看，其与本专利实际要解决的技术问题和所产生的技术效果并不相同。附件5-1中由抛油环160,齿轮146J50,护罩—200以及挡板206等构成的润滑系统的最大的作用是从机油箱162获取润滑油，并将润滑油输送到需要润滑的部件，设置护罩200的直接向前部分200A、圆柱形—部件200B、后圆弧片200C以及挡板206的最大的目的就是为上述技术功能服务fx.的。为此，护罩200设置了进油口，以从机油箱获取润滑油，挡板206设置了出入口204,以接收润滑油。由于本专利与附件5-1所要解决的技术问题并不相同，因此所达到的技术效果也不同,本专利的技术特征所达到的技术效果是将润滑油保持在齿轮周围不外漏，实现齿轮的良好润滑和防止润滑油污染布料;护罩200和挡板206所起到的技术效果是将润滑油输送出去,而不是保持在齿轮周围不外漏。
3.关于技术启示。附件5-1公开的润滑系统的技术方案所要解决的主要技术问题是有效输送润滑油，以实现对绕线机的内部构件做润滑，而不是防止润滑油飞溅污染布料。对于本领域技术人员来讲，在看到附件5-1所公开的技术方案基础上，无动机将其润滑系统中的护罩200和挡板206的技术特征加以改进后，应用到裁剪机磨刀机构中，以解决本专利所要解决的防止润滑油飞溅，将润滑油保持在斜齿轮周围的技术问题。因此，附件5-1对于本领域技术人员来讲，不存在促使其获得本专利所请求保护的技术方案和技术效果的技术启示。
综上，本专利权利要求1请求保护的技术方案相对于对比文件附件5-1是非显而易见的，具有实质性特点和进步，具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。由于本专利权利要求1具备创造性，其从属权利要求2、3亦具备创造性。原一、二审判决认定本专利相对于附件5-1没有创造性,从而维持专利复审委员会第13216号决定，适用法律错误，应予纠正。
根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项的规定，人民法院在判决撤销或者部分撤销被诉具体行政行为时，可以判决被告重新作出具体行政行为，但是否判决被告重新作出具体行政行为要视案件的详细情况而定。人民法院在审查专利复审委员会作出的无效宣告请求审查决定时，对于专利复审委员会认为专利权有效,而人民法院认为专利权无效的情况，在判决撤销被诉决定的同时，应一并判决专利复审委员会重新作出决定;对于专利复审委员会认为专利权无效的，人民法院在判决撤销被诉决定时，是否一并判决专利复审委员会重新作出决定，要区分如下两种情况:专利复审委员会针对无效宣告请求人所提岀的无效理由和证据全部作出评述，而人民法院认为专利权有效的，不必再判决专利复审委员会重新作出决定;专利复审委员会没有对无效宣告请求人所提出的无效理由和证据全部作出评述,而依据部分理由及相应证据作出的无效决定不能成立的，人民法院应一并判决专利复审委员会针对无效宣告请求人所提出的其他无效理由和证据重新作出决定。本案中，精凯公司针对本专利向专利复审委员会提出的无效理由是，本专利权利要求1、2、3不符合专利法第二十二条第二款、第三款，第二十六条第三款、第四款,专利法细则第二十条第一款的规定;权利要求3不符合专利法细则第二十一条第三款的规定。精凯公司还提交了包括附件5-1在内的多份对比文件来评价本专利权利要求的新颖性和创造性。专利复审委员会在作出第13216号决定时，是依据附件5-1对本专利权利要求作出没有创造性的评价，并据此宣告本专利权全部无效的，对于精凯公司提出的其他无效理由和证据没有作出评述。有鉴于此，在本院判决撤销专利复审委员会作出的第13216号决定后，专利复审委员会应针对精凯公司提出的其他无效理由和证据重新作出决定。